El uso de marca ajena como palabra clave (keyword) en búsquedas de internet

1. Introducción

Al comienzo del nuevo milenio seguimos asistiendo; impávidos e inermes, a la sucesión vertiginosa de formas inéditas de comunicación. Diríase que una nueva economía y una nueva ecología del conocimiento se apoderan impasibles de todos los ámbitos del saber y el quehacer humanos como la despiadada Hidra de Lerna de nueve cabezas, no siendo posible sustraerse a su hálito exterminador.

Ante este panorama aparentemente desolador, el jurista, en su honda condición humanista, vive en continuo vértigo pasional la fatal impresión de estar permanentemente excluido del Jardin de las Delicias. Dijérase que el jurista encarna así un nuevo hombre adánico, desterrado y apartado del diálogo con la Ciencia.

Desde esta desazón, me sumo a los que objetan que la tecnología no será de suyo el factor salvífico o redentor del hombre. Sin embargo, he de admitir que sí será libertadora de ciertos métodos tradicionales de conocimiento ya ciertamente caducos, redimiendo a la naturaleza humana de muchas de sus insuficiencias por lo que también me sumo a aquellos que piensan que sólo del juego dinámico de la fe y la razón; de la dialéctica entre el humanismo y la técnica podrá fructificar el mejor cariz de la mejor condición humana. La Verdad no puede ser sino una, aunque manifestada de forma poliédrica, siendo aquí donde en Jurista sí tiene amplio campo donde ejercitarse. Es aquí donde a los Juristas se nos franquea de nuevo la puerta al Jardín celestial.

2.- El uso de marca ajena como palabra clave (keyword) en motores de búsqueda de internet

Sin duda, la Propiedad Industrial se ha visto también involucrada -velis nolis- en este impetuoso avance de las TIC´s y de la Sociedad de la Información. Una prueba de ello es que los actuales motores de búsqueda de Internet ofrecen a las empresas la posibilidad de elegir palabras clave o keywords en el servicio de referenciación adwords de Google.es, surgiendo así el problema de que algunas de tales palabras clave puedan ser idénticas a marcas registradas, o incluso a marcas notorias o renombradas, cuestionándose entonces si el uso de marcas registradas por terceros como palabra clave o keywords en un buscador de Internet atenta al derecho de exclusiva del titular de la marca registrada.

Con carácter general, el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye una infracción o lesión del derecho de marca del legítimo titular y, en consecuencia, el titular de la marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando dicho uso se produzca en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. (Sirvan de muestra las SSTJUE de 23 de marzo de 2010 (casos acumulados C-236/08 -Google France vs. Louis Vuitton-, C-237/08 -Google France vs. Viaticum- y C-238/08 – Google France vs. Centre national de recherche en relations humaines); 12 de julio de2011 (C-324/09, L’Oréal SA vs. eBay International AG); y 22 de septiembre de 2011 (C-323/09, Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc).

3.- La interpretación restrictiva de los derechos de exclusiva y la correlativa primacía del derecho de libre y leal competencia

Como punto de partida hemos de señalar que la supremacía de principio europeo de libre circulación de mercancías y prestación de servicios puede colisionar en ocasiones con los derechos de exclusiva conferidos por los derechos de propiedad industrial. Dicho de otro modo, el derecho de exclusiva consustancial a la marca llevado a sus últimas consecuencias puede originar disfunciones en el mercado que le resten transparencia e incluso lesionen los legítimos intereses de los competidores.

Así, el considerando 2º de la directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, señala que:

“La Directiva 2008/95/CE armonizó disposiciones sustantivas esenciales del Derecho de marcas, que en el momento de su adopción se consideraba que afectaban muy directamente al funcionamiento del mercado interior, obstaculizando tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios en la Unión”.

Éste es el sentido restrictivo o excepcional que hay que dar al artículo 30 del Tratado CE (con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, artículos 34 a 36 TFUE) por lo que toda excepción, como toda salvedad, debe ser interpretada restrictivamente. Véanse en especial sobre este extremo, las conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruíz-Jarabo Colomer, presentadas el 18 de enero de 2001 en el asunto C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co. (“Bravo”) Rec. 2001 p. I-6959, ap. 23.

“23.- El legislador comunitario ha consagrado esta función esencial de la marca en el artículo 2 de la Directiva, al disponer que los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica sólo podrán constituir una marca si son apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras”.

En efecto, para que la garantía de procedencia empresarial, que constituye la función esencial de la marca, sea efectiva, es necesario que el titular de la marca esté protegido contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella, siendo así que para alcanzar esa protección se reconocen excepcionalmente al titular de la marca un haz de derechos y facultades, cuya misión es reservarle el uso exclusivo del signo distintivo y protegerlo contra los competidores que quieren aprovecharse de su posición y reputación. Es lo que la jurisprudencia europea viene denominando “objeto específico del derecho de marca”.

Este fin mediato (reconocimiento al titular de la marca de derechos de exclusiva) no es sino un vehículo para llegar al objetivo final e inmediato de garantizar un sistema de competencia leal en el que no exista riesgo de confusión entre productos de distinta procedencia).

Así, el juez de la Unión ha afirmado que el objeto específico del derecho de marca consiste en proteger al titular de la marca contra riesgos de confusión que puedan permitir a terceros aprovecharse indebidamente del renombre de los productos de dicho titular. En consecuencia, todas las normas del derecho sobre marcas deben ser interpretadas en función de la expresada meta, incluidas las que regulan las posiciones jurídicas de ventaja que se atribuyen al titular de una marca por el hecho de serlo y las que establecen las causas por las que puede ser denegado o, en su caso, anulado el registro de una marca, así como también las normas que regulan la obligación de uso en el sistema legal de caducidad de marca.

Por utilizar los términos del propio TJUE, “con el fin de determinar el alcance preciso de este derecho exclusivo que se reconoce a favor del titular de la marca, es preciso tener en cuenta la función esencial de ésta”.

Insistimos en que esta atribución no es la meta, sino tan sólo una estación intermedia. El punto de llegada estriba en que los consumidores puedan elegir un producto o un servicio en función de su origen empresarial mediante un sistema de competencia leal no falseado. Es decir, que las empresas estén “[…] en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos y servicios”.

Siendo así, la naturaleza instrumental o transitiva de los derechos de marca pone de manifiesto que éstos sólo deben llegar hasta donde sea estrictamente necesario para que ese cometido esencial sea efectivamente cumplido, de lo que se infiere que necesariamente ha de ser objeto de una interpretación restrictiva pues no resulta razonable atribuir al titular de un signo un uso exclusivo y soberano frente a todos, sino únicamente frente a otros signos que puedan generar error o confusión.

En definitiva, el derecho exclusivo y excluyente que se reconoce al titular de la marca está condicionado al hecho de que el uso de un signo idéntico o semejante por tercero genere confusión. De lo contrario, este derecho de exclusiva deberá declinar.

4. La STS de 26 de febrero de 2016. La fijación de los requisitos para la utilización de marcas registradas como keywords en buscadores de Internet

Al hilo de lo anterior y descendiendo a la siempre rica y caprichosa realidad, la Sala de lo Civil ha establecido que pueden utilizarse marcas registradas como palabra clave o keywords en un buscador de Internet siempre y cuando; y en la medida en que su uso no menoscabe la función principal del derecho de marca. Esto es, cuando para el usuario medio de Internet resulte claro que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada, orillándose así cualquier asomo de riesgo de confusión.

Una empresa dedicada a la venta de zapatos con alza bajo las marcas europeas “MASALTOS” y “MASALTOS.COM” demandó a su competidora por haber seleccionado como palabras clave los signos “MASALTOS” y “MASALTOS.COM” en el servicio de referenciación adwords de Google.es para redirigir al usuario a la página web de ésta.

La Audiencia Provincial de Alicante; en su condición de Tribunal de Marca de la Unión, al igual que la sentencia de primera instancia, rechazaron la demanda en la medida en que el uso por la demandada de los signos idénticos a los elementos denominativos de las marcas indicadas de la demandante como keywords no vulneraba la función principal de la marca, toda vez que no se reputó suficiente el alegato de la demandante de que 63 internautas (de 5.510 que introdujeron el término litigioso en el buscador) compraron productos de la demandada porque pensaban que adquirían productos de la demandante.

Con lucentino magisterio señala la Sala que una vez que el buscador de Internet redirige al usuario al anuncio concreto, lo que hay que examinar son los particulares términos de dicho anuncio, y en este caso concreto no aparecían las marcas “MASALTOS” ni “MASALTOS.COM”, por lo que dicha ausencia indicaba claramente a los consumidores que se trata de empresas distintas y competidoras, respetándose así la función distintiva de la marca registrada.

En consecuencia, pueden utilizarse marcas registradas como palabra clave o keywords en un buscador de Internet siempre y cuando su uso no menoscabe la función príncipe de la marca, y esto sucederá en la medida en que resulte claro para un usuario medio de Internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; sorteándose así cualquier riesgo de confusión.

Como se indica por la Sala, la sentencia no desconoce el carácter dominical de la marca, sino que simplemente relaciona las facultades que corresponden al titular marcario con los posibles usos por terceros de dicha marca, a fin de determinar si tales usos constituyen o no infracciones del derecho protegido. La sentencia no habla tanto de atipicidad del uso de la marca, como de la intrascendencia infractora de tal uso que realiza la demandada. Por tanto, la resolución recurrida no despoja al titular de la marca de sus facultades como tal, sino que considera que el uso en cuestión no infringe ninguna de las funciones de la marca.

En definitiva, respetándose así la función de indicación del origen de la marca, no hay menoscabo de su función. Y ello, porque el consumidor que recurre a la búsqueda en Internet no ve los términos “MASALTOS” o “MASALTOS.COM” en el anuncio de la demandada al que es redirigido.

Permítaseme concluir con la insistencia inicial. La Verdad no puede ser sino una, aunque manifestada de forma poliédrica, siendo aquí donde al Jurista se le franquea de nuevo el acceso al Jardín celestial de las nuevas tecnologías de la información.