¿Cúando solicitar una indemnización de daños y perjuicios por infracción marcaria?
A pesar de que la reclamación de daños y perjuicios derivados de una infracción marcaria se encuentra recogida en el artículo 41.1 b) de la Ley de 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, cabe plantearse en qué casos puede solicitarse judicial o extrajudicialmente esta cuantía económica.
Indudablemente, la posible reclamación de daños y perjuicios viene determinada por una infracción de un derecho marcario original. En este sentido, el artículo 2 de la Ley de Marcas determina que el derecho de propiedad de una marca se adquiere por el registro válido efectuado de conformidad con lo dispuesto en la normativa.
Dejando al margen a las marcas notorias y/o renombradas, podemos afirmar que nuestro derecho marcario confiere un sistema registral de adquisición de derechos, y por ello, el primer punto de partida es la necesidad de contar con el título válidamente registrado para iniciar la reclamación.
Por otra parte, el artículo 42 de la misma ley, prevé los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios. De su lectura se distinguen dos casos de responsabilidad.
El apartado 1, contiene un criterio de responsabilidad objetiva, sin que sea necesario acreditar la culpa del infractor. Para la aplicación de esta responsabilidad el comportamiento infractor debe venir determinado (art. 34.3 y 4) por la puesta del signo en los productos o en su presentación, envoltorios, embalajes, etiquetas, así cómo los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados.
En el caso de no estar ante los supuestos anteriormente señalados, y a no ser que estemos ante una marca renombrada, se requerirá acreditar la culpa del infractor. Por ello, será necesario el requerimiento previo de cese de la infracción por el titular o su legitimado, y que éste sea desatendido por el infractor para que se pueda reclamar la indemnización.
También plantea importancia el hecho de que la acción de indemnización debe venir fundamentada en la acreditación de los daños como consecuencia de la infracción, pues, salvo la excepción de los daños ex re ipsa, no son presumibles. El criterio de consecuencias económicas negativas de la infracción no es novedoso de la ley de Marcas, sino que se ve recogido de manera reiterada por el resto de leyes de propiedad Intelectual e Industrial (arts. 140.2 TRLPI, art. 74.2 LP y 55.2 LDI).
En estos mismos términos se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo número 516/2019, de 3 de octubre (ROJ: STS 3027/2019 – ECLI: ES:TS:2019:3027), con la que cambia su interpretación hasta el momento.
La Ley de Marcas distingue entre lo que denomina “presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios” del art. 42. El “calculo de la indemnización de daños y perjuicios” del art. 43. La aplicación de estas reglas de calculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismo de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto.
En conclusión, y de manera general, salvando las excepciones y casos particulares, para que pueda fluctuar la acción de reclamación de daños y perjuicios derivada de una infracción marcaría deben darse los siguientes requisitos:
- Título marcario válidamente registrado.
- Requerimiento previo del titular o su legitimado para la cesación de la infracción.
- Desatención por el infractor del requerimiento.
- Acreditación de los daños como consecuencia de la infracción.
