El fin de la inmunidad registral

Hasta fechas muy recientes la Sala Primera del TS admitía pacíficamente lo que se venía en denominar la inmunidad registral de la marca posterior, consecuencia natural de la aplicación del viejo aforismo “qui suo iure utitur neminem laedit”. De acuerdo con esta doctrina, en los casos en que dos titulares ostentaban simultáneamente derechos registrales sobre marcas idénticas o semejantes, la anterior debía instar la nulidad de la marca posterior con carácter previo o coetáneo a la declaración de infracción de su derecho.

Se venía admitiendo, por tanto, que hasta en tanto en cuanto no se declarase la nulidad del registro posterior, el titular de éste se hallaba facultado para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, del mismo modo que lo estaba el titular del registro prioritario para utilizar el suyo, validos ambos del viejo proverbio, razón por la cual ambas titulares estaban condenadas a convivir registral y comercialmente.

En consecuencia, las acciones de la Ley de Marcas dirigidas “frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante (…)” no podían ejercitarse directamente contra el titular registral de una marca idéntica o semejante a otra anterior, pues aquél no era “tercero”.

Pues bien, sucede que esta línea doctrinal no era, sin embargo, la seguida por la jurisprudencia europea. Así, la Sentencia núm. 29/2007 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante de 2 de febrero de 2007 en su condición de Juzgado de Marca Europea –antes Juzgado de Marca Comunitaria- (caso Gold Christ/Gold Christ) ya señaló que:

“(…) el art 9 RMC indica que “ El titular (está) habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico jurídico…” de signos idénticos o confusorios. Este ius prohibendi afecta, pues, a cualquier tercero, sin excluir a aquél que haya inscrito una marca posterior. Dicho de otra manera, esa condición de titular de una marca registrada posterior no le priva de la condición de tercero, y por ende, si su comportamiento (aunque sea usando su propia marca, sobre todo cuando se adiciona, altera o mutila en parte) se incardina en alguno de los supuestos del artículo 9.1 en relación con el artículo 9.2 RMC estará afectado por el ius prohibendi del titular marcario prioritario. Cosa distinta es que, al estar amparado en un título de propiedad industrial registrado, se valore tal circunstancia a la hora de fijación de daños y perjuicios (art 54 RMC en relación con el art 43 y 54 LM)

Más recientemente, la STJUE de 21 de febrero de 2013 (C-561/11) se pronunció en el seno de una cuestión prejudicial suscitada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, a la sazón Juzgado de Marca Comunitaria. Esta cuestión prejudicial se suscitó por la Fédération Cynologique Internationale como titular de la marca europea gráfica n.º 4.438.751 “Fci Federacion Cynologique Internationales”, para distinguir servicios relacionados con exposiciones de perros, y se dirigía contra Federación Canina Internacional De Perros De Pura Raza, que tenía registrado y usaba para los mismos servicios una marca gráfica posterior española y europea que también comprendían las letras FCI y una cuasi idéntica configuración estética, tal y como se muestra a continuación:

Esta cuestión prejudicial tenía como propósito conocer el verdadero alcance del concepto del «tercero» infractor marca. En particular, si dicho concepto de «tercero» incluía igualmente al titular de una marca registrada posterior y si, en tal caso, el titular de la marca anterior precisaba solicitar previamente la nulidad de la posterior para poder ejercitar una acción por violación de marca.

Pues bien, la Sentencia TJUE de 21 de febrero de 2013 (C-561/11) señala:

“33. En primer lugar, procede subrayar que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria. En efecto, esta disposición reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a «cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca (véase, por analogía, la sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya Emparanza y Galdós Internacional, C 488/10, Rec. p. I 0000, apartados 33 y 34).

38. El hecho de que el titular de una marca comunitaria posterior disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no desvirtúa la conclusión anterior.

39. (…) las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior.

45. (…) a pesar de las garantías que ofrece el procedimiento de registro de las marcas comunitarias, no cabe excluir por completo la posibilidad de que se registre como marca comunitaria un signo que pueda resultar lesivo para una marca comunitaria anterior.

51. Pues bien, como el Abogado General ha señalado en los puntos 43 y 44 de sus conclusiones, la protección que confiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero.

52. (…) el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca”.

Siendo así, en las conclusiones del Abogado General Paolo Mengozzi presentadas el 15 de noviembre de 2012 señaló obiter dicta en el Párrafo 55 de sus conclusiones, que:

49. En efecto, desde un punto de vista literal, es preciso poner de relieve que, aunque el Reglamento nº 207/2009 no contiene ninguna disposición expresa sobre la posibilidad de que el titular de una marca comunitaria registrada con anterioridad ejercite una acción por violación de marca contra el titular de otra marca comunitaria registrada posteriormente, el tenor literal del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 confiere al titular de una marca comunitaria registrada el derecho exclusivo de utilizar dicha marca y de prohibir «a cualquier tercero», sin distinguir entre terceros titulares o no de una marca comunitaria registrada posterior, que utilice sin su consentimiento un signo que perjudique a su marca. Por lo demás, me parece verosímil pensar que, si el legislador hubiera querido establecer un principio de tutela para los titulares de marcas registradas posteriormente, lo habría indicado explícitamente en la norma.

55. A fin de ofrecer al órgano jurisdiccional remitente un contexto lo más completo posible, me parece oportuno señalar que, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia acogiese la interpretación del concepto de «tercero» del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 que he propuesto en el punto anterior, tal interpretación debería ampliarse necesariamente para incluir en ella al tercero titular de una marca posterior registrada en un Estado miembro, y ello con independencia del contenido de las normas nacionales pertinentes.

56. (…) Además, una interpretación diferente sería contraria, a mi juicio, al principio del carácter unitario de la marca, (46) dado que el titular de la marca comunitaria anterior recibiría una protección diferente en los distintos Estados miembros según que el Derecho nacional le otorgara o no la posibilidad de ejercitar una acción por violación de marca sin esperar a la anulación de la marca nacional posterior que lesiona sus derechos”.

Abunda en esta tesis la STJUE -asunto C-488/10- de 16 de febrero de 2012 que, en relación al supuesto de infracción en materia de diseño industrial interpreta, el concepto de “tercero” infractor en el sentido de que:

“(…) en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un dibujo o modelo comunitario registrado, el derecho de prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un dibujo o modelo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior”.

En definitiva, el titular de una marca europea está facultado para solicitar directamente una acción declarativa de infracción de marca ante el tribunal de marcas europeo sin que precise necesariamente una declaración previa de nulidad de ésta, con la sola excepción del supuesto en que el titular de la marca europea prioritaria haya tolerado el uso de la marca europea posterior durante más de 5 años consecutivos, caso en que, salvo que concurra mala fe del titular de la marca comunitaria posterior, ya no podrá oponerse a su utilización ni solicitar su nulidad.

Pues bien, la Sentencia nº 520/2014 de fecha 14 de octubre de 2014 de la Sala Primera del Tribunal Supremo (Ponente Excmo. Sr. Ferrándiz Gabriel) ha consagrado la supremacía y prevalencia absoluta del principio de prioridad registral y; correlativamente, el fin de la inmunidad registral del titular posterior, admitiendo que también el titular de una marca española pueda prohibir a “cualquier tercero” el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad, armonizando así el derecho patrio con el de la UE.

“Por ello, en evitación de la posibilidad de que sea diferente la protección que el titular de la marca anterior reciba en éste que en otros Estados miembros, según que el Derecho nacional respectivo le permita o no ejercitar la acción de violación de su marca sin tener que interponer, previamente o a la vez, la de nulidad del registro de la infractora, procede que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad – al igual que sucede con las patentes y los diseños industriales: artículos 55 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, y 51, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio -.

Cumplimos, así, las exigencias del imperativo amparo del derecho a la tutela judicial efectiva – sentencias del Tribunal Constitucional 76/2005, de 4 de abril, 22/2006, de 30 de enero, y 61/2006, de 27 de febrero, entre otras –, para justificar el cambio de doctrina, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos confiere el artículo 117, apartado 3, de la Constitución Española”.

Esta nueva doctrina jurisprudencial deja en una gran inseguridad jurídica durante el plazo de cinco años al titular registral de una marca posterior que resulte idéntica o similar a otra anterior, plazo durante el cual, aun gozando aquel de la condición de titular registral y pudiendo utilizarla conforme al derecho legítimamente obtenido, penderá sobre ella el riesgo de poder ser demandado por infracción de una marca anterior idéntica o semejante, e incluso verse obligado a pagar una indemnización, aun sin que previa o simultáneamente se haya declarado su nulidad por lo que la invocación de su derecho de exclusividad ex Art. 34 LM y su correlativo proverbio latino, habrán de tomarse cum mica salis.

En definitiva, los titulares de marcas ya no obtienen una protección variable en función de la ley aplicable, alcanzándose así el designio de una “misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros”, contenido en el 10º Considerando de la Directiva, calificado de “fundamental” por ésta.

A modo de conclusión general, considerando que el Art. 5 de la Directiva debe ser objeto de una interpretación armoniosa y uniforme en toda la Comunidad, el titular de una marca española o de la UE puede prohibir el uso de otra marca española o comunitaria posterior idéntica o confusionaria, sin que ya ningún registro posterior se torne en valladar inexpugnable o título inmunitario, quedando así garantizado la tutela y eficacia del prior tempore.