Las marcas no convencionales

¿Puede registrarse el mítico grito de tarzán? ¿Podría llegar a ser una marca el olor a hierba recién cortada? ¿Y el rugido del león de la Metro-Goldwyn-Mayer?

Un concepto tradicional de marca sugiere su representación a través de palabras o letras (marcas denominativas); dibujos o imágenes (marcas gráficas), o bien una combinación de ambas (marcas mixtas). Es ésta la forma habitual de presentación de una marca al público. Sin embargo, no es la única.

En los últimos tiempos, los cambios en el mercado, el aumento de la competitividad de las empresas, las nuevas técnicas en publicidad y marketing y, sobre todo, la necesidad de las empresas de innovar para atraer la atención del público han provocado la aparición de nuevos signos distintivos que difieren del concepto tradicional de marca.

Son las llamadas “marcas no convencionales”, y entre ellas podemos incluir las sonoras, las olfativas, las tridimensionales, las compuestas por un solo color, las táctiles o las marcas-slogan.

Pero, con independencia de la realidad del mercado –siempre adelantada a la jurídica-, ¿es posible la inscripción de este tipo de signos?

En el caso de España, existen ejemplos de marcas sonoras registradas en la O.E.P.M. con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley de Marcas. Así, a modo de ejemplo, la conocida canción publicitaria “Qué buenas son las galletas Fontaneda” goza de protección registral a través de la marca no 2.466.884.

Nuestra legislación actual regula en cierta medida esta materia, admitiendo expresamente, a través de la enumeración contenida en el artículo 4 de la Ley 17/2001, de Marcas, la inscripción de las sonoras y las tridimensionales. Ha de advertirse, no obstante, que dicha enumeración no constituye un “numerus clausus”, por lo que habrá de acudirse al concepto de marca que en el mencionado artículo se contiene para determinar si un determinado signo “no tradicional” puede ser considerado como marca a los efectos previstos en la Ley, y así poder proceder a su registro.

El precepto señalado –en sintonía con el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas- incluye como elementos fundamentales en el concepto de marca: a) que tenga carácter distintivo y b) que sea susceptible de representación gráfica.

Así, pues, para que cualquier signo –y, en lo que nos concierne, los “no convencionales”- pueda acceder a su inscripción como marca, debe poseer carácter distintivo y ser susceptible de representación gráfica. Es éste un requisito que viene impuesto por la esencia misma de nuestro sistema de marcas registradas, cuyo procedimiento de registro se basa fundamentalmente en la publicación de la solicitud, a fin de que los titulares de signos anteriores puedan presentar oposición si consideran lesionados sus derechos registrales anteriores. Al menos hoy en día, con los medios de los que disponemos, el cumplimiento de dicho trámite únicamente es posible si el signo solicitado es susceptible de representación gráfica.

Sin embargo, ni la regulación comunitaria ni la nacional se han ocupado de definir o concretar este último requisito. ¿Puede considerarse de tal modo como representación gráfica suficiente la fórmula química de un perfume? ¿Resultaría bastante con presentar una descripción de un aroma? ¿Cuál es el método adecuado para que una marca no convencional cumpla con el requisito de ser susceptible de representación gráfica?.

Ciertamente, resulta un problema complejo en relación, sobre todo, con las marcas olfativas. En el ámbito comunitario, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) ha accedido al registro, en el año 1.999, de un signo de estas características: “The smell of fresh cut grass” (El olor a hierba recién cortada), inscrita para pelotas de tenis (Resolución de la Sala 2ª de Recursos de la OAMI de 11 de febrero de 1.999), al considerar que cumplía los requisitos necesarios para acceder al registro, afirmando que “el olor a hierba recién cortada es un olor inconfundible que todo el mundo reconoce por experiencia”.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su Sentencia de 12 de diciembre de 2002 (Caso C-273/00 Sieckmann), ha mostrado un criterio más restrictivo en este sentido. La citada resolución trae causa de una cuestión prejudicial planteada por la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, en relación con la solicitud de registro de una marca olfativa por parte del Sr. Sieckmann. Como anexo a la solicitud de registro, se adjuntó una descripción consistente en la formulación química del olor que pretendía registrarse (en concreto: C6H5-CH=CHCCOOCH3), junto con una muestra del mismo, describiéndose el aroma como “balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela”. El Tribunal de Justicia, en relación con las cuestiones planteadas por la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, manifestó:

1.- Que el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE ha de ser interpretado en el sentido de que “puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”.

2.- Que, en relación con los signos olfativos, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de estos elementos.

De esta forma, consideró que la fórmula química de un aroma no representa gráficamente el olor en sí, sino el producto del que se desprende. Asimismo, su descripción con palabras no es apropiada por no resultar suficientemente clara, precisa y objetiva. En cuanto al depósito de una muestra de olor, manifiesta que no resulta válido, puesto que no es una representación gráfica y, por otro lado, no es lo suficientemente estable ni duradera, puesto que los olores experimentan transformaciones con el transcurso del tiempo.

Siguiendo esta línea, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en su sentencia de 27 de octubre de 2005 (Asunto T-305/04), denegó la inscripción de la marca olfativa descrita por las palabras “odeur de fraise mûre” (olor a fresa madura), acompañada por la imagen de una fresa. Con invocación constante de la Sentencia Sieckmann, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la representación gráfica que acompañaba a la solicitud de la marca no resultaba suficiente puesto que, por un lado, la descripción “olor a fresa madura” puede referirse a diversas variedades y, por ende, a varios olores, por lo que no es unívoca, precisa y objetiva. Por otro lado, argumentó que la inclusión de la imagen de una fresa no permite identificar con claridad y precisión el signo olfativo solicitado.

Pero la OAMI no sólo ha tenido que enfrentarse a la problemática de la representación gráfica de una marca olfativa, sino también de otro tipo de signos no convencionales. En el año 1.996, la entidad Metro-Goldwyn –Mayer Lion Corporation presentó una solicitud de marca sonora cuya representación gráfica era la siguiente:

En el impreso de solicitud, se describió como “el sonido producido por el rugido de un león”. Evidentemente, se trataba del conocido rugido del “León de la Metro”. Vaya por delante que dicha marca se encuentra registrada en Estados Unidos, por lo que la compañía solicitante quiso hacer extensiva su protección al ámbito europeo.

Pero nada consiguió la compañía americana, puesto que la OAMI denegó la inscripción, a través de Resolución de la Sala 4ª de Recursos, de fecha 29 de septiembre de 2003, en la que consideró que la solicitud no cumplía los requisitos necesarios para que la representación gráfica de la marca en cuestión fuera considerada “clara, precisa completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva” (Sentencia Sieckman) .

Sin embargo, ofreció una posibilidad alternativa, al declarar como válida una representación gráfica constituida por un sonograma completo, en el que se incluyeran los ejes verticales (que muestran la frecuencia), los horizontales (que representan el tiempo) y las gradaciones de grises (que indican la amplitud). Dicha declaración suponía una nueva vía para la inscripción de aquellas marcas que no son sonoras “en el sentido tradicional de la palabra”.

Pero todo ello ha quedado sin efecto, puesto que, con posterioridad a dicha Resolución, fue modificado el Reglamento CE 2868/95 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento CE 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria. En concreto, se incluyó un apartado 6º en el artículo 3, que dice textualmente: “Cuando se solicite el registro de una marca sonora, la representación de la marca consistirá en una representación gráfica del sonido, en concreto, una notación musical”. De este modo, se cierra la posibilidad de registro de marcas sonoras que no pueden ser representadas a través de notas musicales, como es el rugido del León de la Metro que, así las cosas, se ha quedado sin protección registral en Europa.

Todo lo anterior no hace sino demostrar que el Derecho de Marcas es un Derecho vivo, en constante evolución, sujeto a los cambios impuestos por las necesidades del mercado y por los avances tecnológicos.

Las marcas no convencionales no han hecho más que aterrizar en nuestra realidad registral, y habremos de atender a los casos concretos para comprobar la evolución doctrinal y jurisprudencial en este sentido. O quizás sea la propia tecnología la que nos brinde, dentro de unos años, la posibilidad de acceso al registro de este tipo de signos distintivos.