Protección de la marca frente a la denominación social idéntica
La Ley de Marcas de 17/2001, de 7 de diciembre de 2001 ( en adelante LM) ha intentado esclarecer un antiguo debate sobre la compatibilidad de los signos distintivos (marcas, nombres comerciales, etc..) y de las denominaciones sociales, estableciendo tres reglas al respecto:
– La prohibición de registrar como marca “la denominación social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o de prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación existe un riesgo de confusión en público” (art. 9.1 d) LM).
– El mandato a los órganos registrales competentes para que, en el proceso de otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas, denieguen la razón social solicitada si coincidiera con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos establecidos en la Ley de Marcas, salvo que medie autorización del titular de la marca o nombre comercial. ( D. A. 14ª LM).
– Por último, acuerda la disolución de pleno derecho de la sociedad que mediante su denominación social violase el derecho de marca, si dicha violación fuese determinada por sentencia firme, y la sociedad no hubiese procedido a su modificación en el plazo de un año. ( D.A. 17ª LM).
Mediante esta regulación la Ley de Marcas intenta coordinar dos registros distintos como son la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) y el Registro Mercantil mediante un criterio de prioridad, no podrán registrarse marcas que coincidan con denominaciones sociales previas, pero tampoco podrán otorgarse por el Registro Mercantil Central denominaciones sociales que coincidan con signos distintivos notorios o renombrados.
Las dos primeras prohibiciones operan de raíz, es decir en el momento de otorgamiento de la marca o en el momento de concesión de la denominación social, obligando a ambos órganos a tener en cuenta la existencia de una denominación social o de un signo distintivo notorio o renombrado que pudiese inducir a confusión, sin embargo cuando la marca no es notoria o renombrada es cuando surge el problema, pues el Registro Mercantil Central puede conceder una denominación social que infrinja el derecho de propiedad industrial previo del titular de la marca.
¿Qué alternativas nos quedan en esta situación? ¿Qué hacer si una denominación social viola nuestro signo distintivo?
En primer lugar, requerir al titular de la denominación social el cese en el uso de la misma, y solicitarle el cambio de denominación, previa acreditación de nuestro derecho de marca previo.
Si la solicitud no es atendida, no tendremos otra vía que hacer valer nuestros derechos judicialmente, acreditando la confusión existente entre nuestra marca y la denominación social posterior, y pudiendo en su caso solicitar medidas cautelares que impidan que el perjuicio a nuestro derecho sea aún mayor. Una vez consigamos hacer valer nuestro derecho mediante sentencia firme, si operará la mencionada DA 17ª LM pero habremos de esperar todavía un año para que el titular de la denominación social proceda a su modificación, y en caso de no hacerlo podremos solicitar del Registrador mercantil la disolución de la sociedad y la práctica del asiento de cancelación.
Todo ello sin perjuicio de la indemnización establecida en el art. 44 LM y que podrá fijar el Tribunal que acuerde el cese en el uso de la denominación social por violación de la marca.
Como se puede observar la protección de la marca frente a una denominación social posterior e idéntica, o que pueda inducir a confusión, puede convertirse en una camino procesal arduo, durante el cual se puede perjudicar tanto al valor de la marca como a los derechos de su legítimo titular, es por ello que hemos de insistir en la necesaria coordinación de los registros de signos distintos y de los registros societarios para evitar situaciones como la comentada.
